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发明专利对高新认定的重要性_发明专利和实用新型专利的区别

2021-02-26
试论说明书所声明的专利所要解决的技术问题的重要性 一、专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请被授予专利权的逻辑起点 专利“以公开换保护”的“公
试论说明书所声明的专利所要解决的技术问题的重要性

一、专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请被授予专利权的逻辑起点

专利“以公开换保护”的“公开”,必然是对社会有技术贡献的技术方案的公开。如果所公开的技术方案对社会没有实际贡献,自然就不应该对其赋予任何法律权利,更不应该赋予专利权这样的以国家公权力作保障的独立垄断的权利。而判断所公开的技术方案是否对社会实际有贡献,首先就应该从审查专利申请人自己在说明书中所声明的,其“发明”的专利技术方案所要解决和能解决的现有技术中的技术问题开始。如果专利申请人对自己的“发明”所要解决和能解决的现有技术中存在的技术问题都不清楚,或者说得模棱两可、含含糊糊,那其所谓的“发明”对社会的技术贡献就无从判断,自然这样的专利申请是不应该被授予专利权的。

二、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请是否符合《专利法》第26条第3款要求的判断根据

《专利法(2008年修正)》第26条第3款规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”

(一)关于说明书所公开的发明或者实用新型内容的清楚

《专利审查指南(2010)》第二部分第二章2.1.1规定,说明书所公开的发明或者实用新型内容的清楚,具体包括主题明确和表述准确。对于何为所述的主题明确,其进一步规定为“说明书应当写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案,并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果”。

根据上述规定,判定说明书所公开的发明或者实用新型的内容是否清楚,关键还是要看说明书是否写明了发明或者实用新型所要解决的技术问题,以及解决其技术问题采用的技术方案,并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。而其中的关键是,说明书所声明的专利技术方案所要解决的现有技术中的技术问题。一旦说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题清楚了,审查员自然就能判断所公开的专利技术方案是否是用来解决专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的现有技术中的技术问题的,而且对于所属技术领域的技术人员来说,判断所公开的专利技术方案本身是否清楚,乃至专利说明书所公开的专利技术方案能否解决其声明的所要解决的现有技术中的技术问题,是不成为问题的。因此,专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题,在判断说明书公开的发明或者实用新型内容是否清楚方面,是极其重要的。

(二)关于说明书公开的发明或者实用新型内容的完整性

按照《专利审查指南(2010)》第二部分第二章2.1.2关于说明书公开的发明或者实用新型内容的完整的规定,一份完整的说明书的内容应当包括“发明或者实用新型所要解决的技术问题”。这是确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性必不可少的内容。

(三)关于能够实现

《专利审查指南(2010)》第二部分第二章2.1.3规定:“所属技术领域的技术人员能够实现,是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。”据此,判定是否“能够实现”的根本标准还是看能否“解决其技术问题”,而此处所述的“其技术问题”是指专利申请人自己在说明书中所声明的其“发明”所能解决的技术问题。

三、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请或授权专利是否符合《专利法》第26条第4款要求的判断根据

《专利法(2008年修正)》第26条第4款规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《专利审查指南(2010)》第二部分第二章3.2.1规定:“权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。”关于如何判断所述的权利要求是否得到说明书的支持,审查指南在该部分进一步规定:“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或者多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。”据此,专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请是否符合《专利法》第26条第4款要求的判断根据,而且只要专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题清楚明确,对于所属技术领域的技术人员来说,判断权利要求是否符合《专利法》第26条第4款的要求,就是不存在问题的。

四、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利申请文件或者已经授权的专利文件是否符合《专利法实施细则》第20条第2款要求的判断根据

《专利法实施细则(2010修订)》第20条第2款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”而《专利审查指南(2010)》第二部分第二章第3.1.2规定“: 必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中的技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书所描述的整体内容,不应简单的将实施例中的技术特征直接确定为必要技术特征。”

五、专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利授权中断定是否符合新颖性、创造性的前提

只有单独或者组合后能够解决专利申请文件或者已授权专利说明书所声明的专利技术方案所要解决的技术问题的技术材料,才能用于判定专利申请或者已授权专利是否具有新、创性,因此只有准确掌握专利申请或者专利说明书所声明的其技术方案所要解决的技术问题,才能判断新颖性、创造性。

因此,专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,是专利授权中断定是否符合新颖性、创造性的前提。

六、在专利确权中专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题,比人们通常认为的更加重要

被申请宣告无效的专利,只要不符合《专利法实施细则》第65条所规定的无效宣告请求理由的其中一项要求的,就应该被宣告无效。而判定是否符合《专利法》第26条第3款、第4款,《专利法实施细则》第20条第2款的规定只需针对专利授权文件本身,而不需要对比文件。因此,也应该先针对其是否符合《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定,而不是先进行检索以找到对比文件来判定是否符合《专利法》第22条规定的新颖性、创造性。由于过去我国的专利申请中,不论发明人、专利申请人、专利代理人、审查员,往往都没有对《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定给予应有的重视,由此造成被授权的专利中,有相当多的专利不符合《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定。

判断一个授权专利是否符合《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定,是从审查确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始的。有鉴于此,笔者在遇到要判断一个专利是否应该被宣告无效时,首先从确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始,进而判断是否符合《专利法》第26条第3款、第4款和《专利法实施细则》第20条第2款的规定,而不是先从判断是否符合《专利法》第22条规定的新颖性、创造性开始。即便进行对比文件的检索,也是从确定专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题开始。笔者常常不需要检索就能找到对一个专利提起无效宣告申请的理由,并且令团队成员信服,即便是针对被广泛认为稳定性很好、价值很高的专利也往往如此。“秘诀”就在于,笔者非常重视专利在其说明书中声明其“发明”所要解决的现有技术中存在的技术问题。笔者养成的习惯是,在阅读一个专利文件时,一定是先搞明白其在说明书中所声明的“发明”所要解决的技术问题,接下来仔细分析判断其发明内容及实施例是否能真正解决其所声明的所要解决的技术问题,然后再判断权利要求是否以说明书为依据,或者权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征。

综上,在目前阶段,对于专利说明书声明的专利技术方案所要解决的技术问题的重要性,再怎么强调都不为过。

来源:中国知识产权杂志

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高新技术企业认定需要多少个专利您知道吗

高新技术企业是目前最普遍科技项目之一,不仅大大提升企业知名度,还可以享受几十万资金奖补及企业所得税减免等多项优惠政策。

在高新技术企业申报中,专利是重中之重。

至于高新技术企业申报中需要多少个专利,说法不一。

总结有两种声音:

第一种:1个发明专利或5个实用新型;

第二种:15-18个专利。

认为只需要1个发明或5个实用新型即可申报高企的辅导机构:让客户一下子申报十多个专利,就是在坑钱。

认为需要15-18个专利的辅导机构:只拥有1个发明或5个实用新型就去申报高新技术企业,是对政策条件的肤浅认识,是在让客户冒险,看似给客户省钱,实际得不偿失。

而的这两种说法的依据分别是什么?接下来和大家一起来分析讲解。

第一种:申报高新技术企业只要1个发明专利或5个实用新型。

这个说法是有明确的依据的。即高新技术企业评审标准中,主观量化考核指标中相关规定。即我们常说的打分系统中,总分100分,其中知识产权部分为30分。

而知识产权部分的评分由知识产权类型、数量、先进性、与主营产品关联性、获取方式等几个方面组成。其中知识产权数量里的量化标准为1个发明专利或5个实用新型专利可以获得知识产权数量方面的满分(8分)。

这里是高企审核制度中对知识产权数量最明确的量化要求。以此为评判标准,可以得出,高企申报只要1个发明专利或5个实用新型。

第二种:申报高新技术企业需要15-18个专利

这种说法不完整。完整的说法应该是以企业成立年限计算,成立3年以上的企业需要拥有15-18个专利,而成立3年以内的企业拥有的专利数应该是企业成立的自然年的年度数*5。

也就是说若企业成立2年就申报高新技术企业,企业需要拥有不低于10个专利,若企业成立1个年度,则需要不低于5个专利。

这种说法其实来自于对高企申报政策文件的深入解读和全面权衡。

高新技术企业评审的主观量化考核指标中,总分100份,知识产权部分占30份,科技成果转化占30分,研发组织管理水平占20分,成长性指标占20份。

除知识产权部分,科技成果转化占比也是30分,也起着举足轻重的作用。科技成果转化的细化得分标准如下:

平均年成果转化5项及以上得分为 25-30分,

平均年成果转化4项及以上得分为 19-24分,

平均年成果转化3项及以上得分为 13-18分,

平均年成果转化2项及以上得分为 7-12分,

平均年成果转化1项及以上得分为1-6分,

平均年成果转化0项及以上得分为 0分。

由此可以看出,平均年转化不低于5个科技成果,则能得到最高档分。那科技成果转化是什么呢?

其实,这是一个流程,可以用下面的分段进程来表示:

企业开展科研立项—科研立项得到科研结果—科研结果用于产品的生产—新产品品质提高带动了销售的增加。

上面的流程,其实是高企审核的核心,不仅仅关系到了量化打分。更关乎到了研发费的审计和高新技术产品销售收入的审计,这一点后面再说。

先说其中跟专利有隐含关系的一点,那就是科研成果。

所谓科研成果,其证明方式有两种:

1、一句话概括科研工作结束后得到的技术点也就是所谓的技术诀窍;

2、知识产权证明(专利、软著,申请知识产权自然就包含了技术点)。

这两者的区别在于:专利证书是科研成果在技术指标和认可度上的最佳证明,根正苗红。而技术诀窍,虽然包含了技术点,但隐含了意思就很简单,这虽然是一个技术点,但是还没达到申请专利的级别。

在目前国内相对宽松的专利审核制度下,如果连实用新型专利都无法申请的技术点,其技术含量和被认可的程度可想而知。评审专家自然也清楚这一点。所以,在没有专利证明下的科技成果更容易被否。为了提高科技成果转化的被认可度,科技成果转化的核心部分:科技成果的证明材料用专利证书而不是所谓的技术诀窍,显得更为有利。而高企一般情况下审核的是企业前三年的材料。

由此计算:每年不低于5个科技成果转化,即15-18个专利,相对是保险的。

所以,如果从知识产权得分的细则深入研究会发现,专利的数量越多,得分高的可能性越大。根据企业所属领域并不一定都要一味追求发明专利,特别是对于配方类的发明专利其技术含量未必比实用新型高,只是因为配方和方式方法只能申请发明专利罢了。

以上是从科技成果方面来考虑专利数量的。

另外拓展开从其他点来深入探讨专利数量的隐形要求:

1、回到知识产权打分部分:

知识产权打分由知识产权类型、数量、先进性、与主营产品关联性、获取方式等几个方面组成。具体标准为:

知识产权类型及数量(8分):发明专利称为1类知识产权,实用新型专利,软件著作权等称为2类知识产权。 1项及以上1类知识产权得分7-8分,5项及以上2类知识产权得分为5-6分,3-4项2类知识产权得分3-4分,1-2项2类知识产权得分1-2分,0项知识产权得0分。由此可见,无论多少实用新型,在这方面都无法得到满分。

技术先进程度(8分):先进度高7-8分 较高5-6分,一般3-4分,较低1-2分,无先进性0分。在此项标准中,发明专利占有明显优势。但却是存在一些技术性比较高的专利,因为其本身的技术特性只能申请实用新型。所以不可以绝对性认为发明专利一定更先进。相反,在实用新型专利数量足够多的情况下,出现先进程度高的专利的概率更大。

关联性(8分):即知识产权在产品上发挥的作用。关联性强7-8分,较强5-6分,一般3-4分,较弱1-2分,无关联性0分。在此处,发明专利并不占有优势。相反,实用新型专利数量越多,其跟主营产品的关联性会越大。

知识产权获得方式(6分):自主研发:3-6分,受让受赠或并购:1-3分。这里跟知识产权的种类和数量无关。

所以,如果从知识产权得分的细则深入研究会发现,专利的数量越多,得分高的可能性越大。并一定要一味追求发明专利。特别是对于配方类的发明专利其技术含量未必比实用新型高,只是因为配方和方式方法只能申请发明专利罢了。

2、研发费用部分:

对于高新技术企业申报而言,合理的研发费用占比越高,通过率越高。而研发费用的归集在于研发本身,而专利作为研发成果是研发工作开展的最有力证明。研发成果越多,与之相对应的研发越容易被认可,产生的研发费用就越高,研发费用的归集相对越容易。一个企业,若三年内只产生了5个实用新型专利,其开展研发项目的费用若太高,那就太假了。对于一个中型的年销售额5000万的企业而言,其而研发费用至少应达到250万。平均到5个实用新型专利上。一个实用新型专利的研发费用高达五十多万。稍微想一想就知道要么是申报材料作假,要么研发管理制度存在问题。而如果按照15个专利来看:产生一个专利所需的研发费用为17万。这就相对正常了。

3,高新技术产品的销售收入:

高新技术企业审核中,企业高新技术产品的销售收入要达到60%以上。也就说企业大部分收入来自于高新技术产品。而高企中的高新技术产品不一定要取得高新技术产品的证书,但一定要有专利和检测报告等证明文件相对应。因此,专利越多,所覆盖的产品范围越广,可计入高新技术产品销售收入的产品就越多。对于产品数量较少的企业而言,几乎可以达到100%的的高新技术产品收入,而一个产品可以对应多个专利,这对高新技术产品的评判是非常有利的。但有些企业产品种类较多,那用大量专利来附带产品面就显得尤为重要了。在这种情况下,若专利数量太少,会出现高新技术产品销售收入不达标的情况,就算强行归集进去,也不会认可。假设企业拥有10类产品,销售收入都比较平均,但对应的只有6个专利,那在1个专利对应1个产品的情况下才勉强符合要求,若其中出现2个专利对应1个产品,或有1个专利技术含量较低,其对应的产品不被认可为高新技术产品。则会出现高新技术产品销售收入不达标的情况。若企业拥有18个专利,平均每个产品可对应1.8个专利。就算其中出现数个专利对应1个产品,或有个别专利技术含量不达标的情况。对结果不会产生太大影响。

综合以上分析,可以看出:

高新技术企业申报只需要1个发明专利或5个实用新型专利,是对高新技术企业管理条例的肤浅解读。看似为企业省钱,其实是让企业冒着非常大的不通过的风险,企业在申报高新技术企业的过程中,专利申请的费用,仅仅是其中一小部分。审计费,检测费,查新费等其他费用也非常高。若因为知识产权的问题造成高新技术企业申报不通过,会造成审计,检测,查新得费用的浪费,以及企业所有员工的辛勤劳动的付诸东流。

而要求企业提供15-18个专利,是对高新技术企业管理条例的深入解读和综合权衡后得出的结果。看似让企业多支付了费用,其实为企业成功申报高新技术企业提供了可靠且强大的保障,让审计,查新,检测等第三方机构开展工作更加容易和顺利,让企业员工的辛苦工作能够得到应有的回报。

首创提醒大家!让企业顺利通过高新技术企业,才是真正地为企业节省费用!

信息来源:创新政策汇编